Главная / Дайджест журналов / Юридическая практика /

Большие надежды (журнал "Управление компанией", №1 2008)

Большие надежды (журнал "Управление компанией", №1 2008)

Моцный Игорь

Правовое регулирование проблемы столкновения доменных имен с другими средствами индивидуализации до последнего времени вызывало множество вопросов. В связи с этим особые надежды возлагались на вступившую в силу с 1 января 2008 г. IV часть Гражданского кодекса, содержащую норму о приоритете доменного имени перед товарным знаком. Поможет ли применение данной нормы на практике разрешить существующие трудности?

Принятие IV части ГК РФ, объединившей все нормы в сфере интеллектуальной собственности, стало одним из знаменательных событий 2007 г. в области законодательства. Еще на стадии законопроекта IV часть ГК включала в себя отдельную главу, посвященную правовому регулированию доменных имен, и впервые в нашей стране, а возможно и во всем мире, предлагала приравнять доменные имена к средствам индивидуализации, наряду с товарными знаками, наименованиями мест происхождения товаров, фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями.

Первоначальная редакция законопроекта предусматривала, что не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с доменным именем, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Однако законодатель в итоге не стал заходить так далеко, и раздел "Доменные имена" был исключен из окончательного текста IV части ГК. Тем не менее норма о приоритете доменного имени перед товарным знаком осталась, хотя она и несколько отличается от первоначального варианта.

Доменное имя vs товарный знак

Первоначальная редакция предоставляла большие возможности для злоупотреблений в регистрации доменных имен с целью воспрепятствования регистрации или прекращения правовой охраны товарных знаков.

Регистрация доменного имени - недорогая и несложная процедура, которая занимает совсем немного времени. Регистрация товарных знаков - процедура, напротив, довольно длительная и требующая специальных знаний. Далеко не любые обозначения являются охраноспособными с точки зрения законодательства о товарных знаках. Не случайно для регистрации товарных знаков очень часто обращаются к специалистам - патентным поверенным. Поэтому попытка поставить на одну ступень такие разные объекты, как товарные знаки и доменные имена, изначально выглядела не очень удачной.

Первоначальная норма предоставляла недобросовестным лицам возможность регистрировать множество вариантов доменных имен, производных от товарных знаков иностранных компаний, зарегистрированных за рубежом, но не в России. Например, рассмотрим товарный знак mayfair: возможно использование нескольких различных комбинаций доменных имен, сходных с ним до степени смешения, таких как mayfare.ru, meyfair.ru и др.

В действующей редакции IV части ГК одним из оснований для отказа в регистрации товарного знака, а также признания регистрации недействительной является наличие тождественного доменного имени, право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Таким образом, наличие сходного до степени смешения доменного имени больше не является основанием для отказа в регистрации или признании регистрации недействительной.

Тождество и сходство до степени смешения

Тождество и сходство до степени смешения в настоящий момент определяются в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32.

Не так давно на официальном интернет-сайте Роспатента был опубликован проект Административного регламента, где полностью повторяются действующие определения тождества и сходства до степени смешения.

Обозначение считается тождественным, если оно совпадает с другим обозначением во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из определения, тождество означает полное совпадение (любое, даже незначительное отличие должно приводить к тому, что обозначения не могут быть тождественными).

Соответственно, в отношении доменных имен, обозначение, поданное на регистрацию (или зарегистрированное) в качестве товарного знака, будет тождественным доменному имени только в случае, если оно полностью совпадает с доменным именем, т. е. тождественным доменному имени mayfair.ru будет именно mayfair.ru, а не mayfair.

Простого сходства до степени смешения для отказа в регистрации товарного знака или признания регистрации недействительной теперь уже недостаточно. Это можно расценивать как положительный момент, и некоторые авторы считают, что именно тождество сможет защитить от обратного захвата и избежать злоупотреблений со стороны администратора доменного имени2. Стоит согласиться, что данная конструкция действительно в большей степени защищает от злоупотреблений. Однако определенные проблемы в применении данной нормы остаются.

Основные проблемы

Основные вопросы, связанные с применением данной нормы, можно свести к следующим:

    1. Будет ли тождество определяться исходя из совокупности всех элементов доменного имени (т. е. domain.ru), или указание зоны не будет приниматься во внимание?

    2. Будут ли учитываться доменные имена только в зоне ru или же и в остальных зонах (например, com, org, net и т. д.)?

    3. Будут ли приниматься во внимание товары (услуги), в отношении которых используется доменное имя?

1. Несмотря на кажущуюся однозначность понятия тождества, пока неясно, будет ли оно определяться исходя из полного совпадения подаваемого на регистрацию обозначения и всех элементов доменного имени или только произвольной части без указания зоны. Ведь сочетание букв "ru" является элементом, одинаковым для всех доменных имен в соответствующей зоне, и возможна аргументация, что этот элемент не должен приниматься во внимание при оценке двух обозначений (как и иные указатели зон).

Применяя буквальное толкование, тождество следует оценивать исходя из полного доменного имени, включая указание зоны. При этом законодатели могли руководствоваться тем соображением, что в регистрации знака, совпадающего с полным доменным именем, будет заинтересован только администратор доменного имени, и поэтому необходимо защитить администратора путем применения данной нормы. Варианты подачи "полного" доменного имени на регистрацию в качестве товарного знака иным лицом крайне маловероятны.

Однако остается вероятность того, что практика пойдет по пути толкования тождества в отношении только части доменного имени, исключая указание зоны. Это, бесспорно, создаст предпосылки для злоупотреблений со стороны администраторов и предоставит большие возможности киберсквоттерам1 для регистрации доменных имен, совпадающих с товарными знаками иностранных компаний, пока еще не получивших регистрацию в России, либо обозначениями, используемыми российскими компаниями и предпринимателями, но не зарегистрированными в качестве товарного знака.

2. Также неясно, будет ли норма применяться в отношении доменных имен только в зоне ru или других зонах, в частности com, net и т. п. Первоначальный текст законопроекта, содержащий главу "доменные имена", предполагал, что его положения будут распространяться только на доменные имена в зоне ru. Однако не исключено, что практика может пойти по другому пути и будут приниматься во внимание доменные имена и в других зонах.

3. Непонятно, будет ли закон принимать во внимание тот факт, что доменное имя используется в гражданском обороте, и если да, то для каких товаров (услуг). Данная проблема не является значительной, если исходить из тождества обозначения с полным доменным именем, так как случаи регистрации "полных" доменных имен в качестве товарных знаков довольно редки и в такой регистрации прежде всего заинтересованы администраторы соответствующих доменных имен. Однако если речь идет о тождестве с частью доменного имени, то она становится едва ли не ключевой в применении настоящей нормы. В таком случае круг объектов, которые могут противопоставляться товарному знаку, значительно расширяется, и создаются большие возможности для злоупотреблений.

Ранняя регистрация доменного имени может воспрепятствовать регистрации товарного знака в отношении любых товаров и услуг, что на взгляд автора представляется неоправданным, особенно если тождество будет определяться только исходя из совпадений с произвольной частью доменного имени.

Если тождество будет определяться исходя из совпадения произвольной части доменного имени с обозначением (или товарным знаком), то в таком случае следовало бы учесть товары и услуги, в отношении которых используется доменное имя (если оно используется в отношении каких-либо товаров или услуг вообще).

Стоит отметить, что экспертиза заявленного обозначения не обязана проверять наличие тождественных доменных имен. Данную норму, прежде всего, предполагается использовать не на стадии экспертизы заявленного обозначения (т. е. в процессе регистрации товарного знака), а как одно из оснований для признания регистрации недействительной. Тем не менее эксперт может провести проверку по собственной инициативе. Такая проверка не займет много времени, ведь для этого достаточно всего лишь обратиться к соответствующей базе данных доменных имен.

Таким образом, на данный момент вопросов в отношении применения рассматриваемой нормы гораздо больше, чем ответов.

Правильный подход

Мы считаем, что термин "тождество" следует толковать буквально, т. е. как полное совпадение двух обозначений, что соответствует определению тождества, указанному как в действующем законодательстве, так и в проекте Административного регламента, действующего с 1 января 2008 г.

Учитывая, что законодатель сознательно отказался от варианта "сходства до степени смешения" в данной ситуации, на наш взгляд, необходимо рассматривать в качестве тождественных доменным именам обозначения, полностью совпадающие со всеми элементами, а не с частью доменного имени.

Такой подход, с одной стороны, будет ориентирован на защиту администраторов доменных имен, а с другой, не повлияет значительным образом на процедуру регистрации и оспаривания правовой охраны товарных знаков, а также исключит возможности злоупотреблений со стороны недобросовестных администраторов доменных имен.

Логично предположить, что указанная норма должна применяться только в отношении доменных имен в зоне ru.

Трудности могут возникнуть, если практика пойдет по пути установления тождества между знаком и частью доменного имени. Учитывая, что в таком случае круг обозначений, подпадающих под действие нормы, существенно расширяется, следует принимать во внимание, используется ли доменное имя в предпринимательской деятельности, а именно в отношении однородных товаров (услуг).

Указанные подходы способны максимальным образом предотвратить злоупотребления и создать баланс между интересами заявителей (правообладателей) и администраторов доменных имен.

Главная / Дайджест журналов / Юридическая практика /